浅析L 车身加长

丰茂

[摘 要]惯用手段的直接置换通常仅用于使用抵触申请评价专利申请的新颖性。在抵触申请的审查实践中，对于惯用手段的直接置换的理解和把握是评判新颖性的关键。本文基于实际案例分析了惯用手段的直接置换在新颖性审查中的局限性，从立法宗旨出发，结合国外的一些关于惯用手段的直接置换的审查标准以及我国目前的实际情况，阐述了如何把握惯用手段的直接置换的审查标准，并提出以“广义的重复授权”为原则来判断抵触申请中惯用手段的直接置换。

[关键词]惯用手段的直接置换 抵触申请 新颖性 广义的重复授权

中图分类号：D923.43 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2016）16-0318-02

引言

专利法第二十二条第二款的规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或公告的专利文件中。对于后半部分的规定，这是判断新颖性时应当考虑的一种较为特殊的情况，当在后申请的权利要求所要求保护的发明或实用新型已经被在先申请的整个申请文件所披露，则在先申请构成了在后申请的抵触申请。

在先申请是一种特殊的现有技术，在认定在先申请构成在后申请的抵触申请的情况下[1]，其审查基准适用《专利审查指南》第二部分第三章第3.2节的“新颖性的审查基准”规定：相同内容的发明或者实用新型；具体（下位）概念与一般（上位）概念、惯用手段的直接置换、数值和数值范围。而在实际的审查实践中，抵触申请的判断难点主要在于“惯用手段的直接置换”。尽管《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.3节对“惯用手段的直接置换”的问题给出了螺栓与螺钉的示例参考，但是在涉及到具体发明申请审查时，对这一示例参考的理解和扩展应用存在诸多疑惑，并因此会导致不一致的审查结论。为了更准确地贯彻三性评判为主线的全面审查，本文将结合实际案例从立法宗旨出发，对其进行理论分析和研究，以深入理解和正确使用“惯用手段的直接置换”。

一、各局有关“惯用手段的直接置换”的规定

1.他局关于“惯用手段的直接置换”的判定

（1）《欧洲专利局审查指南》

《欧洲专利局审查指南》的G部分第六章（CHAPTER Ⅵ）第2节：在考虑新颖性时，将一篇文件的教导不能解释为 “包含了该文件并未公开的公知等同物（Well-know Equivalents）”，“包含了该文件并未公开的公知等同物”的理解应属于一个创造性的问题。也就是说，这种公知等同物的使用不能破换新颖性，只能影响创造性。

同时，《欧洲专利公约》第54条第（3）款规定现有技术包括抵触申请，但是其第56条明确规定在判断创造性时不考虑抵触申请；本条第五款规定现有技术不包括抵触申请，本条第三款规定“创造性，是指与现有技术相比……”，间接地表明也不考虑抵触申请[1]。

由此可见，尽管我国与欧洲专利局关于抵触申请的表达方式有所不同，但是却殊途同归，抵触申请均不作为创造性的判断标准。

（2）日本专利局审查指南

在JPO的判定中，如果技术方案记载在在先申请中，则权利要求与之实质相同就不具备新颖性。在新颖性部分，对于实质上相同的发明的规定是：（A）、仅为“惯用手段的转换”；（B）、仅为“惯用手段的附加或削除”；（C）、仅为“材料转换或均等物取代”；（D）、仅为“均等手段的转换”；（E）、仅为“形状或配置的限定或变更”。即如果专利申请要求保护的技术方案与在先申请的内容之间存在区别为：用于解决问题的具体手段的添加、删除、替换，没有产生新的效果时，也认为是相同的发明。

JPO解释“实质上相同”这一做法的考虑是，抵触申请不能用于评述创造性，如果不采取实质相同的标准，则其中记载的方案只要与权利要求不完全相同，即使非常接近也不能阻止该权利要求被授予专利权。因此为了防止低水平的发明申请被授权，JPO采取了上述抵触申请新颖性的判断法[2]。

2.我局关于“惯用手段的直接置换”的判定

相似于欧洲专利局的“公知等同物”只能影响创造性，在我国《专利审查指南》中则采用了“惯用手段的直接置换”和“已知手段的等效替代”两种不同的描述，而“已知手段的等效替代”适用于评述创造性，“惯用手段的直接置换”适用于抵触申请。

二、“惯用手段的直接置换”在现有审查实践中的判定标准

根据《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.3节的相关内容，我局关于“惯用手段的直接置换”的判定目前存在如下的理解方式：惯用手段的直接置换应当是所属技术领域的技术人员在解决某个问题时熟知和常用、可以互相置换，且产生技术效果预期相同的技术手段。若置换的技术手段与原技术手段的特征相比，并非熟知或经常使用；或者可以解决不同的技术问题；或者在技术方案中所起的功能或作用不同；或者置换为整个技术方案带来了一定的技术效果，则不能简单认定这种置换属于惯用手段的直接置换。另外，这种惯用技术之间的简单置换仅仅涉及技术方案中无关紧要之处的非实质性变化[3]。因此，在审查实践中，部分审查员认为应该严格按照类似螺栓和螺钉的“惯用手段”作为审查标准，此类型外的在后申请则不受抵触申请的影响，并且“惯用手段的直接置换”不能涉及申请人请求保护的发明点。

下面通过一个具体案例来对上述观点进行分析。

案例一：一种可调节的预应力连接装置

在先申请的发明提供一种可调节的预应力连接装置，其包括由圆头连接螺栓和大正六棱柱体套筒连接组成连接件Ⅰ，小正六棱柱体套筒组成的连接件Ⅱ构成，小正六棱柱体套筒内部设有正反扣内螺纹，并公开了预应力连接装置的连接方法为：先将连接件Ⅰ和连接件Ⅱ连接在一起，再将连接杆分别插入连接件Ⅰ和连接件Ⅱ以组成连接杆、连接件Ⅰ和连接件Ⅱ的水平连接。

在后申请保护一种预应力连接装置，被在先申请所公开。申请人在收到第一次审查意见通知书后，申请人为了克服抵触申请的问题，将在后申请修改的权利要求类型进行修改，要求保护一种可调节的预应力连接装置的使用方法，该预应力连接装置的结构与上述抵触申请的结构完全相同，不同之处仅在于，在后申请连接方法为：先将连接杆分别插入连接件Ⅰ、连接件Ⅱ，再将连接件Ⅰ和连接件Ⅱ通过拧装在一起。

针对申请人修改后的权利要求，根据现有审查中应该按照类似螺栓和螺钉的“惯用手段”作为审查标准的观点，虽然在后申请所保护产品的具体结构已经被抵触申请公开，但由于申请人将权利要求修改为方法权利要求，并且方法步骤与抵触申请的方法不同，并且申请人声称该方法为申请人所要求保护的发明点，即使可调节的预应力连接装置只存在有抵触申请和在后申请中的两种连接方法，审查员也不应该使用抵触申请破坏在后申请的新颖性。

但是，是否应该对在后申请授予专利权呢，笔者存在不同的看法。

三、从抵触申请的立法宗旨出发确定“惯用手段的直接置换”的判定标准

《中国专利法详解》第一章第九条第一部分中提到：对发明或者实用新型专利申请或专利而言，落实禁止重复授权原则有两种可能的做法：一是将其中一件专利申请或者专利的权利要求书与另一件专利申请或者专利的权利要求书进行比较，如果要求保护的技术方案相同，则认定属于同样的发明创造，不能都被授予专利权；二是将在后专利申请的权利要求书与在先申请的说明书和权利要求书记载的全部内容进行比较，判断在后申请的发明或者实用新型是否具备新颖性，如果不具备新颖性，则在后申请不能被授予专利权[1]。

在重复授权的判断中，对于上述落实禁止重复授权原则的第一种做法，当在先申请和在后申请均处于审查过程中并且未被授予专利权的专利申请时，对权利要求的保护范围相同的解释非常严格，必须要对两者的权利要求书相比，并且当要求保护的技术方案相同，才构成重复授权。这就会使一些经过简单的技术特征变换的技术方案获得专利权，产生大量的内容实质相同的专利。

因此，《专利法》第22条第2款写入了关于抵触申请的规定，作为落实“禁止重复授权”原则的补充。并将在后申请的权利要求书和在先申请的说明书、附图和权利要求书记载的全部内容进行比较，以防止重复授予专利权的出现，在此笔者将此种情况定义为广义的重复授权。

如果在先申请文件中记载的是采用螺钉紧固装置，并且申请时或后续的修改中将其写入权利要求中，在后申请采用的是螺栓固定方式；此种情况下，两份申请的权利要求的保护范围并不同，当对两份专利申请授予专利权后，也不会存在保护范围相同的权利要求；即在后申请和在先申请之间并不存在重复授权的问题。但是，当在先申请中螺钉紧固和在后申请的螺栓固定两个不同的惯用手段在置换过程中不需要对其他部件做适应性改变，也不需要引起其他部件结构或连接关系的变化时，如果在申请时或者后续的修改中将“螺钉”和“螺栓”两个特征写入到权利要求中，并对两份专利申请授予专利权后，那么在先申请和在后申请权利要求保护范围的区别仅仅是“螺钉”和“螺栓”两个特征的差别，而事实上，在先申请和在后申请权利要求保护范围实质相同。为了防止此类简单的技术特征变换获得专利权之后产生的大量实质相同的专利，抵触申请作为落实禁止重复授权原则的一种手段，能够防止上述情况导致的重复授权的作用。由此可知，抵触申请的存在扩大了重复授权审查所包括的范围，而扩大的部分由“惯用手段的直接置换”来承担。

基于上述从广义的重复授权的角度理解惯用手段的直接置换，那么对于案例一的审查实践中，虽然在后申请的手段涉及申请人声称的发明点，但在后申请只是从实现可调节预应力连接装置连接的两种方法中选择了一种和在先申请不同的连接次序，本领域技术人员可以判定在先申请和在后申请的两种连接方法是常用并且可以相互进行置换的，如果授予专利权，将会使在先申请和在后申请成为实质上相同的专利，构成了广义的重复授权。《专利审查指南》关于“惯用手段的直接置换”的举例和规定并非是制定了审查的标准，有些问题虽然无法套用上述审查操作办法，但仍然属于“惯用手段的直接置换”的范畴。审查过程中，更加应该注重在先申请和在后申请是否构成了广义上的重复授权，因此构成了抵触申请的“惯用手段的直接置换”。

可见，在抵触申请的审查实践中，对《专利审查指南》中“惯用手段的直接置换”中所举的螺栓和螺钉例子的理解和扩展应用的差异性，会导致在实际审查中案件走向出现截然不同的结果。从抵触申请的立法宗旨出发确定“惯用手段的直接置换”的判定标准，是确保审查结论一致的关键。

四、结论

综上所述，笔者认为，抵触申请作为落实禁止重复授权原则的一种补充，对于“惯用手段的直接置换”的判定的过程实质上就是从抵触申请的立法宗旨出发，通过判断在先申请和在后申请中惯用手段的不同，是否会导致二者要求保护的技术方案实质相同，进而是否会构成广义上重复授权。基于这一判断基准最终确定在先申请是否构成在后申请的抵触申请，从而保证审查过程的客观、公正。

参考文献

[1] 尹新天.中国专利法详解（缩编版）[M]，北京，中国专利法详解.72-73；193-194.

[2] 国家知识产权局学术委员会2012年度专项课题研究项目[R].中日韩“新颖性”对比研究.10-11.

[3] 国家知识产权局组织.专利审查概说第2版[M].北京，知识产权出版社，265-266.